Si sta svolgendo in seno AIPPI una interessante discussione circa l’opportunità di ammettere modifiche post grant dell’ambito del brevetto.
La questione sarà anche discussa nell’ambito dei lavori del prossimo Ex-Co internazionale di Settembre

Ovviamente le posizioni variano tra i due estremi “niente del tutto” e “qualunque possibilità purché limitata nel tempo”.

Ritengo potrebbe essere utile che i membri del C.E AIPPI che sono anche soci del Collegio portassero in sede di votazione l’opinione di maggioranza del Collegio stesso in quanto espressione dei mandatari liberi professionisti che più di altri subirebbero/potrebbero usufruire? dell’impatto di decisioni sull’argomento.

Personalmente ritengo accettabile una limitazione dell’ambito ottenuta dalle rivendicazioni esistenti, ma non di più al fine di evitare che un medesimo brevetto si possa trasformare negli anni a seconda del contraffattore da inseguire, ma anche perchè ritengo diventerebbe sostanzialmente impossibile per noi formulare pareri sensati su richiesta di un cliente correttamente interessato a produrre senza interferire con un brevetto.

Paolo Stucovitz

Personalmente, sono favorevole a qualsiasi modifica del brevetto concesso, purché essa consista in una limitazione del suo ambito di protezione, la qual cosa tra l'altro è già possibile.

Oppure non ho capito bene: si parla di una qualsiasi modifica del brevetto ?



Antonio Pizzoli - Moderatore del forum

tutto sta a intendersi sul significato d adare a limitare limitare

posso prendere da descrizione e disegni per modificare il significato dell'ambito di protezione?

In realtà ho cambiato oggetto del brevtto però posso sempre sostenere che sono andato nel senso di una limitazione.

La discussioone che si sta svolgendo nell'ambito AIPPI è prematura nel senso che la questione 189 verrà discussa al congresso di Goteborg e per quello che ho appreso a Berlino si dovranno stabilire le guidelines da sottoporre ai gruppi nazionali.
Indubbiamente l'argomento può essere appassionante.
In linea di principio tutte le leggi ed anche la nostra ammettono modifiche post-grant in termini di limitazione del brevetto concesso.
Ciò significa introdurre limitazioni dell'ambito di tutela accordato dalle rivendicazioni come concesse.
Se tale limitazione viene fatta accorpando alla rivendicazione principale una o più rivendicazioni secondarienon vedo alcun problema.
Se la limitazione viene fatta aggiuingendo alla rivendicazione principale una o più caratteristiche singole tratte da rivendicazioni secondarie, il problema può sussistere poichè la nuova rivendicazione principale risulterebbe di ambito intermedio tra la rivendicazione principale originaria ed una nuova rivendicazione principale risultante dall'accorpamento con la rivendicazione oprincipale di una rivendicazione secondaria.
Ancora più dubbio può essere il caso nel quale alla rivendicazione principale si aggiungano caratteristiche presenti nella descrizione ma non rivendicate originariamente.
Queste problematiche possono avere ricadute importanti non soltanto per quanto riguarda un possibile approccio da parte dei titolari ma anche nel caso di CTU nella quale si discuta della validità del brevetto,cioè quando a norma di legge una istanza di limitazione non può essere accolta (od anche solo ricevuta?).



Gianfranco Dragotti

Io sono dell'idea che finché si aggiungono caratteristiche tecniche (prese da descrizione, disegni o altre rivendicazioni) ad una rivendicazione principale, l'ambito di protezione del brevetto si riduce.

Ciò può essere fatto tranquillamente in un'opposizione europea, per cui non vedo perché non si possa fare anche dopo, in un tribunale nazionale.

In realtà, la vecchia e la nuova legge dicono che l'UIBM non può accogliere (ma può ricevere) istanze di limitazione se è pendente un giudizio di nullità del brevetto e finché non sia passata in giudicato la relativa sentenza.

Questa norma mi sembra anche logica proprio perché l'ambito di protezione può variare in corso di causa e ci potrebbe quindi essere il rischio che il brevetto abbia contemporaneamente due ambiti diversi di protezione, se l'UIBM accettasse un'istanza.

Ciò non vuol dire però che non si può limitare come si vuole il brevetto nella causa, o mi sbaglio?

P.S.: non volevo dirlo prima, ma ora posso affermare che anche questa discussione è "off topic"




Antonio Pizzoli - Moderatore del forum

Le modifiche post grant in Italia sono ammesse sulla base dell'Art. 79 del nuovo codice, il qale vieta tali modifiche in corso di causa. Le possibilità offerte dall'Art 79 vengono impiegate da alcuni per emendare il brevetto italiano in modo da rendere conforme le sue rivendicazioni con le rivendicazioni di un brevetto della stessa famiglia che ha sostenuto un esame di merito. La domanda che pongo a me ed a voi è la seguente: il divieto di limitare il brevetto in corso di causa è di natura procedurale (sopvrapposizione di una procedura amministrativa con una procedura giudiziaria) o di natura sostanziale, ossia divieto di mirare l'ambito di protezione contro un presunto contraffattore, o ancora un misto fra le due precedenti ipotesi?
L'Art. 76 (2) del nuovo codice prevede la nullità parziale, la quale comporta una corrispondente limitazione del brevetto. A me pare che tale articolo vieti la riscrittura delle rivendicazioni e permetta la limitazione del brevetto unicamente attraverso il riconoscimento della nullità di alcune rivendicazioni e la nullità di altre. questo è etimologicamente il significato di nullità parziale.
Sempre l'Art. 76(1) c prevede la nullità del brevetto qualora si verifichi l'aggiunta di materia nuova. Questo dovrebbe porre un limite ad eventuali abusi dal parte del titolare di brevetto. Tuttavia, non nascondo i mei timori di fronte ad una legislazione che permette di integrare la domanda di brevetto con nuovi esempi (vedi Art 172). Mi chiedo che significato abbia integrare la descrizione con un esempio nuovo che però non deve aggiungere niente di nuovo altrimenti il brevetto sarà nullo. Di conseguenza, ci si deve interrogare su quanto è maturo e sviluppato il concetto di aggiunta di materia nuova nel nostro paese perché temo che una eccessiva permissività nell' emendare i brevetti in corso di causa sarebbe sicuramemte disatrosa per quanto riguarda la certezza del diritto.
Sarebbe interessante fare una ricerca giurisprudenziale per studiare i casi di ammissibilità e di inammissibilità di emendamenti per aggiunta di materia nuova nel nostro paese.
Io sono del parere che anche una limitazione possa costituire aggiunta di materia nuova quando la caratteristica limitante è estrapolata da un suo contesto e appiccicata a altre caratteristiche. Quindi, sono in disaccordo con chi sostiene che è sufficiente limitare le rivendicazioni con quanto descritto e rivendicato e non c'è aggiunta di materia nuova.



Mauro Eccetto

A scanso di equivoci, cito l'Art. 79 per intero:

"ARTICOLO 79 - Limitazione
1.- Il brevetto può essere limitato su istanza del titolare alla quale devono unirsi la descrizione, le rivendicazioni e i disegni modificati.
2.- Ove l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi accolga l'istanza, il richiedente dovrà provvedere a versare nuovamente la tassa per la pubblicazione a stampa della descrizione e dei disegni qualora si fosse già provveduto alla stampa del brevetto originariamente concesso.
3.- L'istanza di limitazione non può essere accolta se è pendente un giudizio di nullità del brevetto e finché non sia passata in giudicato la relativa sentenza. Neppure può essere accolta in mancanza del consenso dei terzi che abbiano trascritto atti o sentenze che attribuiscano o accertino diritti patrimoniali o domande giudiziali con le quali si chiede l'attribuzione o l'accertamento di tali diritti.
4.- L'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi pubblica sul bollettino la notizia della limitazione del brevetto."

Non mi pare che ci sia scritto che non sia possibile limitare il brevetto in corso di causa: dice solo che l'UIBM non può accogliere istanze di limitazione in corso di causa, il che per me è un'altra cosa (a mio avviso del tutto sensata, per non contrapporre potere amministrativo con potere giudiziario, vedi sopra).

Continuo pertanto a non capire perché non si possa fare in una causa ciò che si può invece fare in un'opposizione europea (e credo anche in una reexamination statunitense).



Antonio Pizzoli - Moderatore del forum

Anch'io sono sempre stato perplesso sulla possibilità di inserire nuovi esempi in una domanda depositata: non ne ho mai usufruito e mi pare che sia usata poco o nulla (almeno dai mandatari).



Antonio Pizzoli - Moderatore del forum

Una causa di nullità in Italia è spesso accorpata ad una causa di contraffazione sullo stesso brevetto. Trattare contemporaneamente la validità del brevetto e la sua contraffazione con in aggiunta la possibilità di riscrivere le rivendicazioni darebbe al titolare del brevetto un eccessivo vantaggio nei confronti di chi si deve difendere.
Con ciò non volgio assumere la difesa della immutabilità delle rivendicazioni una volta che il brevetto è concesso ma voglio unicamente esprimere i miei timori legati ad una eccessiva permessività nell'emendare le rivendicazioni senza sostanziali regole o giurisprudenza che stabiliscono in modo più o meno chiaro ciò che è ammissibilie.
Ad esempio a livello EPC è maturata una corposa giurisprudenza relativa all'aggiunta di materia nuova.

Per quanto riguarda l'Italia allego alcune massime della Cassazione Civile relative ai temei in oggetto:

INVENZIONI INDUSTRIALI
Invenzioni industriali: in genere
In tema di brevetto per invenzioni industriali, la facoltà di integrazione della domanda di brevetto, prevista dall'art. 26 r.d. n. 244 del 1940 (così come modificato dal d.P.R. n. 338 del 1979), incontra un limite nell'art. 59 n. 3 del r.d. n. 1127 del 1939 che commina la nullità del brevetto se il suo oggetto si estende oltre il contenuto della domanda iniziale; pertanto, a norma del citato art. 26 r.d. n. 244 del 1940, è possibile integrare l'originaria domanda di brevetto solo quando gli elementi di integrazione - ancorchè non pervenuti a costituire l'oggetto della pretesa di tutela in quanto non contestualmente presenti nella descrizione e nella rivendicazione - siano tuttavia presenti in uno di tali elementi della domanda stessa. (In applicazione dei suesposti principi, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso che la domanda di brevetto riguardante la specialità medicinale Brumetidina potesse essere integrata fino a ricomprendere nel proprio ambito di protezione la sostanza Cimetidina, avendo accertato che non solo nella rivendicazione, ma anche nella descrizione della domanda di brevetto relativa alla Brumetidina, la sostanza Cimetidina non era autonomamente individuabile, neppure per deduzione o indirettamente, da un operatore del ramo senza con ciò dare vita ad una ulteriore invenzione).
Cass. civ., Sez.I, 01/09/1997, n.8324
PARTI IN CAUSA
Soc. Smith Kline e French Laboratories Ltd. e altri C. Soc. Bruschettini
FONTE
Mass. Giur. It., 1997
Dir. Industriale, 1997, nota di CAVALLARO
RIFERIMENTI NORMATIVI
DPR 22/06/1979 n.338
RD 29/06/1939 n.1127 Art.59
RD 05/02/1940 n.244 Art.26


INVENZIONI INDUSTRIALI
Brevetto: (nullità)
Pur dovendo ogni domanda di brevetto avere ad oggetto una sola invenzione, ben può accadere che tale domanda si presenti come un complesso di più elementi inventivi, talvolta oggetto di plurime rivendicazioni, come espressamente consentito dalla legge, e, in tal caso, qualora una registrazione sia stata concessa anche riguardo a rivendicazioni sprovviste dei necessari requisiti per una autonoma proteggibilità, la nullità parziale del brevetto prevista dall'art. 79 r.d. n. 1127 del 1939 provvede all'esigenza di conservare validità alle altre concorrenti rivendicazioni che si presentino fornite dei requisiti di legge per la brevettazione; ove ne ricorrano le condizioni, la nullità parziale può essere dichiarata anche con riguardo ad un brevetto di combinazione, dovendosi però escludere che, attraverso tale istituto, si possa giungere ad una autonoma proteggibilità di quegli elementi già noti che per definizione rientrano nella struttura dell'invenzione di combinazione.
Cass. civ., Sez.I, 04/09/1998, n.8777
PARTI IN CAUSA
Galassi C. Soc. 3V partecipazioni ind.
FONTE
Mass. Giur. It., 1998
RIFERIMENTI NORMATIVI
RD 29/06/1939 n.1127 Art.59
RD 29/06/1939 n.1127 Art.79

Penso infine che Dragotti possa darci ulteriori informazioni al riguardo della seguente sentenza della corte di Appello di Milano:

INVENZIONI INDUSTRIALI
Brevetto: (decadenza)
L'interpretazione delle rivendicazioni non è ammissibile quando dia luogo ad una "riscrittura" delle stesse che si sostanzia in un'autonoma individuazione, non desumibile dalla domanda di brevetto, di una caratteristica aggiuntiva non rivendicata quale oggetto della pretesa tutela.
App. Milano, 19/01/2001
PARTI IN CAUSA
Soc. C.A.T. & Co. C. Soc. Mecall e altri
FONTE
Riv. Dir. Ind., 2002, II, 273, nota di DRAGOTTI



Mauro Eccetto

E' quindi confermato che non vi è alcuna norma che impedisca la libera limitazione di un brevetto in corso di causa?

Tra l'altro, da consulente, io non vedo alcun problema nella libera limitazione in una causa: prima si chiarisce qual è l'effettivo ambito di protezione di un brevetto e poi si vede se l'eventuale contraffazione rientra in questo ambito.

In questo modo sono tutelati sia il titolare che il presunto contraffattore, mentre in caso di rivendicazioni "rigide", i contraffattori sarebbero avvantaggiati.



Antonio Pizzoli - Moderatore del forum

La conclusione mi pare precipitosa. Tutto ruota attorno alla riscrittura delle rivendicazioni. Ora, lo strumento adeguato per riscrivere le rivendicazioni è l'istanza di limitazione che non viene accolta in corso di causa. In corso di causa il brevetto può essere ritenuto parzialmente valido o parzialmente nullo ma non prevede la riscrittura delle rivendicazioni come mi pare confermato dalla corte di Appello di MIlano.



Mauro Eccetto

Mi interesserebbe capire una cosa: la limitazione del brevetto è possibile anche dopo il rilascio? E' questa una modifica introdotta col nuovo codice?

La limitazione del brevetto dopo il rilascio è contemplata sia nella vecchia legge (Art. 59-quater) che nel nuovo codice (Art. 79).

La limitazione può essere richiesta sia in una causa sia di fronte all'UIBM (purché non ci sia una causa pendente).

Ciò che mi lascia perplesso è invece la teoria di alcuni secondo la quale non sia possibile limitare il brevetto con l'aggiunta di caratteristiche prese da rivendicazioni, descrizione o disegni, come si può invece fare con i brevetti europei (nel periodo d'opposizione nell'EPC attuale e sempre nell'EPC 2000 - Art. 105 (a)), tanto più che il brevetto italiano viene rilasciato senza esame od opposizione.



Antonio Pizzoli - Moderatore del forum

Sono d'accordo con te. Un modo di proibire la limitazione di questo genere risulterebbe eccesivamente penalizzante per il titolare, che, pur avendo per oggetto un brevetto valido, non potrebbe vederlo riconosciuto per una questione puramente formale. Naturalmente deve trattarsi du una limitazione.

Mi sembra che il tutto si inquadri in un contesto in cui la certezza del diritto sta diventando un'opinione variabile nel tempo.

Secondo il nuovo testo EPC (EPC 2000 per intendersi), al deposito non è più necessario che ci siano le rivendicazioni.
Dopo la concessione si può limitare il brevetto (ma limitare può anche significare dare al brevetto un indirizzamento diverso da quello originario) senza per questo andare oltre la protezione originaria (il brevetto come inseguitore di possibili contraffattori).

Mi domando se questo è ciò che chiede l'industria o se si tratta solo di appiattimento sulla nuova EPC che, detto fra parentesi, mi augurerei l'Italia non ratificasse (ma questo è un altro tema).

Gianni Masciopinto

L'idea che un titolare limiti eccessivamente il proprio brevetto con tutte le caratteristiche tecniche di un prodotto contraffatto, pur di vincere con certezza una causa, mi sembra un comportamento abbastanza masochistico. Che lo faccia pure: la certezza del diritto non viene comunque intaccata, visto che l'ambito di protezione viene sempre ristretto, mai allargato, con una limitazione del brevetto.

Off-topic: perché ti augureresti che l'Italia non ratificasse l'EPC 2000? Io vedo solo conseguenze disastrose (ad esempio, che ne sarà delle domande PCT ?)



Antonio Pizzoli - Moderatore del forum

Penso che il discorso della libera limitazione della rivendicazione con parti della descrizione possa portare molto, molto lontano.
Fosse accettato, io comincerei a depositare brevetti con bellissima descrizione e con il titolo del brevetto (solo eventualmente "come sopra descritto ed illustrato nei disegni allegati" quale rivendicazione unica (certo così ben ampia).
Durante una causa mi costruirei una rivendicazione nuova e originale, prelevando brani dalla descrizione, così limitando naturalmente la rivendicazione originaria e pennellandola sulla contraffazione.
Si può poi perfezionare la manovra. La limitazione fa stato inter partes e sono pronto a ricominciare con un altro concorrente. Naturalmente che anche sia nulla erga omnes la prima rivendicazione originaria (nullità parziale) non me ne importa nulla.
Avrei un bellissimo brevetto che, come un'ameba, è pronto a incorporare molte cose differenti. Fra l'altro, eliminerei il problema della non unitarietà della invenzione: preleverò l'invenzione che mi vien comodo di volta in volta dalla descrizione, a seconda delle necessità per sostenere la contraffazione.
Dove sbaglio nel vedermi aprire questi nuovi rosei orizzonti, se non esistono argini alla "limitazione", che è in sostanza riscrittura sostenuta dalla descrizione?

Sono sempre molto perplesso a vedere una vertenza giudiziale italiana come una specie di somma esame+opposizione+Bundespatentgericht. Troppa grazia, Sant'Antonio!
Infatti, basterebbe che esistesse uno straccio di esame per mandare all'aria le furbate che ipotizzo, almeno in larga misura.
Ecco, forse, perché in Italia siamo quasi tutti pieni di dubbi e ripensamenti (anche i giudici), alla ricerca di una equa soluzione che pochi possono illudersi di avere a portata di mano o, assai peggio, di possedere.
Giustissimo discuterne.

V. Faraggiana

I giovani non possono ricordare che in un passato non troppo lontano si diceva che "il brevetto italiano protegge tutte e ciascuna invenzione che sia compiutamente descritta" e personalmente ho avuto per le mani casi nei quali a causa iniziata si andava a ripescare nella descrizione le caratteristiche "che facevano comodo" purchè naturalmente avessero novità estrinseca ed intrinseca.
A quei tempi fornire un parere di non contraffazione era veramente difficile e pericoloso.
Dal 1981 abbiamo cominciato ad invocare la Convenzione di Strasburgo (art. 8) e tutti abbiamo sostenuto che le rivendicazioni erano l'unico mezzo per garantire ai terzi la certezza del diritto.
A mio avviso "limitazione" ha un significato ben preciso e significa ridurre un ambito prestabilito e precostituito.
Questo ambito sempre a mio parere non può che essere quello di rivendicazioni canoniche (quelle che anche in un lontano passatoi esprimevano ciò che "a torto od a ragione" l'inventore intendeva monopolizzare).
L'ipotesi di Faraggiana dovrebbe scontrarsi con una "nullità intrinseca" o revocabilità totale di un brevetto che non sia corredato di rivendicazioni redatte con lo spirito sopra richiamato.
Personalmente ho sempre ritenuto (e sono stato accusato di eccessivo rigore) che non dovesse essere ammissiible il "ripescaggio" di caratteristiche non rivendicate anche se descritte, quanto meno a brevetto concesso, mentre sono stato e sono meno rigido su analoghe operazioni di ripescaggio se compiute sulla domanda ancora pendente.
ovviamente questa seconda possibilità sarebbe validamente utilizzabile se in Italia vi fosse un esame (anche se in alternativa la ricerca prevista nel nuovo decreto sui diritti potrebbe offrire tale opportunità) per cui il richiedente prima della concessione avrebbe una data certa entro la quale ripensare alle rivendicazioni ed eventualmente prendere provvedimenti come quello anzidetto.
Attualmente, invece, tale opportunità può essere sfruttata soltanto se vi sono dei rilievi dell'UIBM oppure se le modifiche delle rivendicazioni vengono chieste prima che il brevetto sia concesso.
Si tratta in ultima analisi di ripensare l'iter della domanda italiana e se l'Ordine fosse d'accordo si potrebbe anche proporre all'UIBM di instaurare una procedura volta a razionalizzare questa fase procedurale consentendo ai richiedenti di perfezionare la domanda come rivendicazioni prima della concessione.



Gianfranco Dragotti

Vittorio Faraggiana ha scritto:

> Penso che il discorso della libera limitazione della rivendicazione con parti della descrizione possa portare molto, molto lontano. [...]

Fin qui non ci trovo niente di strano, è anzi consigliato fare così a livello europeo od internazionale, purché alla prima rivendicazione generica si aggiungano rivendicazioni dipendenti contenenti le caratteristiche tecniche dell'invenzione da brevettare, altrimenti non è possibile eseguire un valido rapporto di ricerca/esame.

> Durante una causa mi costruirei una rivendicazione nuova e originale, prelevando brani dalla descrizione, così limitando naturalmente la rivendicazione originaria e pennellandola sulla contraffazione.

Anche qui non ci trovo niente di strano, però sarebbe più furbo pennellare la rivendicazione principale non sulla contraffazione ma sulla tecnica anteriore che viene citata in causa. Difatti, in tutto il mondo l'ambito di protezione di un brevetto dipende dallo stato della tecnica, per cui è sufficiente limitare la rivendicazione principale per renderla nuova ed inventiva rispetto allo stato della tecnica. Nessuno poi impedisce al titolare di aggiungere ulteriori caratteristiche tecniche per limitare la rivendicazione principale pennellandola sulla contraffazione, peggio per lui.

> Si può poi perfezionare la manovra. La limitazione fa stato inter partes e sono pronto a ricominciare con un altro concorrente. [...]

La limitazione in corso di causa dovrebbe funzionare come una limitazione davanti all'UIBM (per quello non si può limitare all'UIBM se c'é una causa in corso): il titolare sottopone al giudice/CTU uno o più set di rivendicazioni, il giudice/CTU stabilisce quale sia il set valido in funzione dello stato della tecnica e dichiara valida la porzione limitata del brevetto (ovvero c'é una nullità parziale). Il problema dell'eccezione di validità è un problema generale che non riguarda solo la limitazione: ci sono in circolazione un sacco di brevetti ritenuti nulli in via eccezionale ma di fatto ancora validi, il titolare può avviare ed anche vincere cause di contraffazione grazie a questi brevetti. Sarebbe interessante avviare un'altra discussione su questo serio problema.

> Sono sempre molto perplesso a vedere una vertenza giudiziale italiana come una specie di somma esame+opposizione+Bundespatentgericht. Troppa grazia, Sant'Antonio![...]

Sono d'accordo: il problema di fondo è che il primo esame del brevetto italiano viene fatto in causa, per questo è opportuno che il titolare abbia a disposizione tutti i mezzi stabiliti dal codice per poter limitare liberamente le rivendicazioni in funzione dello stato della tecnica che viene citato dal contraffattore. Non dimentichiamoci che prima di una causa un brevetto italiano di origine Euro-PCT ha invece avuto un sacco di opportunità di confronto e libera modifica delle rivendicazioni nella sua vita, ad esempio:

1. Esame della domanda nazionale di priorità (ad es. US e DE)
2. Esame CH. I PCT
3. Esame CH. II PCT
4. Esame europeo
5. Osservazioni di terzi ex Art. 115 CBE
6. Opposizione europea
7. Appello post-opposizione

In tutte queste fasi il titolare è libero di limitare a piacere le rivendicazioni, anche attingendo da descrizione, disegni e parti di rivendicazioni. Addirittura , nelle prime 5 fasi può anche allargarsi, purché non vada oltre la domanda depositata.

Invece, al povero titolare di brevetto italiano non sarebbe concesso di limitare a piacere le rivendicazioni neppure una sola volta, il che mi sembra alquanto ingiusto.

Tra l'altro, in base alla nuova CBE 2000, il titolare di brevetto euro-italiano potrà limitare liberamente le rivendicazioni in qualsiasi momento, anche dopo l'appello, ovvero in un'ottava fase, per cui l'ingiustizia sarebbe doppia, visto che al titolare di brevetto italiano non sarebbe concessa neanche quest'opportunità.

In conclusione, non vedo alcun motivo, se non un paio di discutibili sentenze, per non garantire al titolare di brevetto italiano l'opportunità di limitare liberamente le rivendicazioni sia davanti all'UIBM, come è già possibile, sia davanti al giudice/CTU.



Antonio Pizzoli - Moderatore del forum

Gianfranco Dragotti ha scritto:

> I giovani non possono ricordare che in un passato non troppo lontano si diceva che "il brevetto italiano protegge tutte e ciascuna invenzione che sia compiutamente descritta" e personalmente ho avuto per le mani casi nei quali a causa iniziata si andava a ripescare nella descrizione le caratteristiche "che facevano comodo" purchè naturalmente avessero novità estrinseca ed intrinseca.[...]

Credo che siamo tutti d'accordo che limitare un brevetto vuol dire restringere l'ambito di protezione definito dalle rivendicazioni principali. Il problema è capire se questa limitazione può essere fatta anche attingendo da:

1. caratteristiche citate nella descrizione
2. caratteristiche illustrate nei disegni
3. caratteristiche citate solo in una porzione di una rivendicazione

> Questo ambito sempre a mio parere non può che essere quello di rivendicazioni canoniche (quelle che anche in un lontano passatoi esprimevano ciò che "a torto od a ragione" l'inventore intendeva monopolizzare).[...]

La futura eventuale ricerca EPO sulle domande italiane dovrebbe consentire al richiedente di modificare le rivendicazioni per renderle nuove ed inventive alla luce della ricerca, altrimenti sarebbe tutto inutile. Mi chiedo però se la ricerca sarà corredata anche da un rapporto d'esame, come avviene ora a livello europeo ed internazionale, nel qual caso sarà più semplice modificare le rivendicazioni. In caso contrario, sarà improbabile che un richiedente modifichi le rivendicazioni solo sulla base delle X e delle Y. Vedo anzi assai probabile l'eventualità che il richiedente non modifichi affatto le rivendicazioni per non limitare l'ambito di protezione del futuro brevetto. D'altra parte, immagino che anche in presenza di un rapporto di ricerca sfavorevole il brevetto verrà sempre concesso, anche se il richiedente non modificherà le rivendicazioni. Non vedo infatti come l'UIBM possa gestire un vero e proprio esame di merito della domanda.

Inoltre, in una causa il brevetto viene sempre rimesso in discussione, anche dopo un esame di merito, per cui il problema della libera limitazione delle rivendicazioni resta sempre attuale, in quanto in caso di rivendicazioni "ingessate" c'è il forte rischio che un titolare di brevetto parzialmente valido non possa contrastare una contraffazione della porzione valida del brevetto.

Anzi, uno dei motivi dell'introduzione nella CBE 2000 della limitazione centralizzata è stato proprio quello di superare le differenti procedure di limitazione a livello nazionale.



Antonio Pizzoli - Moderatore del forum