ESAME ? ... NO GRAZIE

La richiesta caldeggiata da buona parte dei mandatari a me era parsa chiara:
- ottenere che le domande di Brevetto per invenzione di priorità avessero un rapporto di ricerca PRIMA della scadenza del periodo di priorità, preferibilmente redatto da un ente qualificato.
L'implementazione esecutiva prevede:
- la ricerca eseguita dall'EPO, che è riconosciuto essere un ente qualificato;
- un esame di merito condotto da UIBM.
La previsione dell'esame di merito non risponde, a mio parere, ad alcuna esigenza.
Dell'implementazione vera e propria, di cui fra l'altro non abbiamo informazioni, sappiamo solo che NON SARA' ALLA FRANCESE e dunque non prenderà a riferimento un modello che, a me pare, funzioni.
Prepariamoci a:
- Brevetti Italiani concessi con esame ed Europei NON concessi e, naturalmente, VICEVERSA;
- Brevetti Italiani ed Europei concessi con esame ma con rivendicazioni diverse (saranno prevalenti le rivendicazioni Europee anche se più ampie ?).
Conclusione: ESAME ? ... NO GRAZIE; o
Se preferite: ESAME ? --- Si Grazie, ma alla Francese.

Caro Dottor Masciopinto
svariati impegni spiegano (ma non giustificano) il mio ritardo nel rispondere o, per meglio dire, partecipare al dibattito sulle questioni che lei puntualmente solleva.
Per il punto specifico, il Collegio parteciperà domani al tavolo permanente che l'UIBM ha indetto su diversi problemi tra i quali appunto quello oggetto delle sue considerazioni.
Personalmente sono propenso alla soluzione che non vede un esame vero e proprio ma che si articoli sui punti seguenti:
1) rapporto di ricerca accompagnato dalla written opinion
2) possibilità per il richiedente, eventualmente sollecitato da un rilievo formulato dall'Ufficio in caso di rapporto in cui compaiano X e/o Y, di presentare argomentazioni ed eventua<li rivendicazioni modificate, e
3) concessione del brevetto italiano sulla cui validità continuerà poi a pronunciarsi la magistratura in caso di contenzioso.
In questo modo i terzi avranno un quadro completo e potranno prendere eventuali iniziative.
La mia opinione è basata sul fatto che ci vorrà molto tempo tempo (anni) prima che all'UIBM si possa formare una squadra di esaminatori dotati della necessaria esperienza. In secondo luogo proprio l'esperienza presso gli altri uffici nei quali si pratica l'esame completo mi ha portato alla convinzione che soltanto il contraddittorio tra due parti veramente interessate può portare ad una valutazione corretta dei requisiti di brevettabilità.
Attendo con interesse le opinioni sue di altri interlocutori
cordialmente
Gianfranco Dragotti



Gianfranco Dragotti

A me pare che cercare una "via" Italiana a tutti i costi sia uno spreco di energie.

L'esempio Francese prevede un esame di sola novità (così ho capito).
Garantisce che l'eventuale esame Europeo potrà essere solo più stretto, ma certo non potrà essere più largo (in termini brevettesi).

Ergo, vedo solo le seguenti alternative
- concessione qualunque sia il rapporto di ricerca e qualunque sia la reazione del titolare;
- concessione a seguito di esame alla Francese.

Concordo in ogni caso che sulla validità continuerà poi a pronunciarsi la Magistratura in caso di contenzioso.

Naturalmente, ed il titolo lo chiarisce oltre ogni dubbio, sono contrario all'esame e dunque preferirei la prima soluzione.
Minori costi, minori spese, minori sprechi, tanto alla fine conterà ciò che pronuncerà la Magistratura.

Cordialmente

Gian Giuseppe Masciopinto

Sono perplesso in questo confronto. Premesso che non vedo un vero e proprio problema nel rilascio di un brevetto europeo quando quello italiano non lo è o viceversa: è quanto succede nei Paesi europei ad esame, come per esempio la Germania. Non mi pare che i mandatari tedeschi si siano suicidati in massa. Pur condividendo, invece, le perplessità sulla formazione degli esaminatori, ritengo che sia un prezzo necessario da pagare se vogliamo diventare un Paese a esame (lo stesso vale per le opposizioni nei marchi). Il nocciolo del problema si deve, a mio parere, spostare sulla domanda: "vogliamo diventare un Paese a esame?". Personalmetne sarei abbastanza favorevole, altrimenti troverei inutile anche la ricerca. Da un punto di vista dell'interesse di bottega, potrei dire che così potremmo recuperare una parte del lavoro che perderemo quando l'Italia dovesse aderire al Protocollo di Londra o al brevetto comunitario. Dal punto di vista della qualità dei brevetti si spererebbe in un miglioramento. Però, anche quanto dice l'Ing. Dragotti sulla discussione fra parti per avere una vera idea sulla validità del brevetto mi pare valido: perché non premere per l'introduzione dell'opposizione nei brevetti?

Riconosco che è affascinante l'idea di un'opposizione nei brevetti.
Mi sembra però che aggiunga carne al fuoco quando il fornello è già colmo.
Il tema principale, però, al di là di ulteriori sotto temi, è, a mio parere, il seguente:
Vogliamo diventare un paese a ricerca o un paese a esame ?
La ricerca, se effettuata su domande di priorità entro il periodo di scadenza della priorità (9 mesi come promesso), comporta grossi vantaggi per gli inventori estemporanei e per le piccole aziende che di solito fanno un primo deposito Italiano.
Infatti ciò permette di verificare la bontà dell'invenzione o di inserire dei correttivi alla domanda per depositarne una nuova che rivendichi la priorità precedente ed, eventualmente, si distingua maggiormente dall'arte nota.
Le grandi aziende, in genere, fanno primi depositi internazionali, più costosi ma che comunque garantiscono la ricerca prima della scadenza della priorità, e dunque non sono interessate (o non lo erano).
L'esame, in particolare nel caso di parallelo esame Italiano ed Europeo, comporta costi maggiori (per l'inventore e per lo stato) e situazioni paradossali (i paradossi non richiedono suicidi in massa).
L'esame diversamente dalla ricerca (che ricordo è una ricerca con parere di brevettabilità) non è una necessità.
Fino ad oggi i brevetti sono stati concessi senza ricerca e lo possono essere ancora in presenza di una ricerca, se non era scandaloso prima non può esserlo d'ora in poi. Sta alla capacità del consulente consigliare bene il cliente in funzione delle diversa evoluzione a cui la domanda sarà sottoposta (estensione, non estensione, ecc.).

Cordialmente

Gian Giuseppe Masciopinto

Esempio Olandese:

(Omissis). This means that patent applicants will, in all cases, have to request a search into the state of the art within thirteen months. All applicants will then be granted a twenty-year patent, including a report on the search. As a result of this, both the applicant and third parties are in a better position to make an estimate of the value of the patent granted.

Sembra di capire che la ricerca NON RICHIEDE NECESSARIAMENTE UN ESAME.

Caro Dr. Masciopinto,
vorrei in primo luogo chiarire che il Collegio come l'Ordine e l'AICIPI ha partecipato ad una prima riunione volta a stabilire le cosiddette Guidelines italiane in relaizone alla ricerca sulle domande italiane di primo deposito.
E' quindi certo che prima di arrivare ad un esame la questione sarà dibattua e sarà anche sentito il nostro parere.
Per quanto riguarda l'esame sono sostanzialmente d'accordo con lei: l'ipotesi che io caldeggio è quella, parente dell'esame alla francese come lei ama chiamarlo, secondo la quale l'UIBM in presenza di X od Y inviti il richedente a formalizzare le sue osservazioni in merito alla pertinenza o meno delle anteriorità in questione ed eventualmente modificare le rivendicazioni.
Se il richiedente non dovesse aderire a tale invito, a mio parere, il brevetto italiano dovrebbe essere concesso tal quale, ma essere accompagnato (come una pietra al collo) dal rapporto di ricerca e dala relativa written opinion.
Il giudice davanti al quale il brevetto dovesse essere portato in un'eventuale giudizio avrà così già una indicazione sulla forza o meglio debolezza del titolo brevettuale.
Mi sembra che questa debba essere la posizione del Collegio, ma attendo vviamente commenti di tutti i possibili interessati
Cordialmente



Gianfranco Dragotti

Leggendo e rileggendo il combinato tra Codice e Decreto, sembra chiaro che l'UIBM dovrà eseguire un completo esame di merito su tutte le domande, all'"europea".
Mi chiedo come ciò potrà essere fatto dall'UIBM, considerate le risorse economiche ed umane per esaminare come si deve circa 10000 domande l'anno!
L'EPO, tanto per fare un esempio, ha uno staff di 3600 esaminatori (più altrettanti assistenti) ed enormi risorse economiche per esaminare circa 100000 domande.
Io comunque attendo fiducioso...

In risposta all'Ing. Masciopinto. L'Olanda, in effetti, non è un Paese a esame.